Registro no INPI dá ao titular do nome todos os direitos inerentes e não pode ser afastado pela Justiça estadual

​A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu provimento ao recurso do Sistema de Ensino Poliedro Vestibulares Ltda. para reconhecer que, com o registro do seu nome no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), a instituição passou a deter todos os direitos inerentes a ele. Com esse entendimento, o colegiado determinou à Escola de Educação Infantil Poliedro Ltda. que se abstenha de usar o vocábulo comum.

O recurso teve origem em ação de obrigação de não utilizar, cumulada com pedido de cancelamento de nome comercial, ajuizada pela escola infantil, a qual alegou que possuía a marca Poliedro desde antes da outra empresa, ainda que sem o registro no órgão competente.

Além de contestar a ação, a empresa ré – afirmando que deteria com exclusividade a proteção do registro no INPI – apresentou reconvenção, na qual pediu que a autora deixasse de usar a palavra "Poliedro" como marca, nome empresarial e título de estabelecimento.

Direito de ​​propriedade

A ação da escola infantil foi julgada parcialmente procedente para determinar à ré que se abstivesse de utilizar a expressão em seu nome comercial, tendo sido afastado pelo magistrado de primeiro grau o pedido formulado na reconvenção.

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) reformou a decisão, julgando a ação improcedente, assim como a reconvenção, ao fundamento de que o vocábulo "Poliedro" é expressão científica e não pode ser registrado como marca de entidade de ensino de forma isolada.

O Sistema de Ensino Poliedro Vestibulares interpôs recurso especial, sustentando que possui o direito de propriedade da marca, reconhecido pelo INPI e pela Justiça Federal – a qual, em outra ação movida pela escola infantil, declarou a improcedência do pedido de nulidade do registro. Requereu a reforma do acórdão para condenar a escola infantil a se abster de utilizar a expressão "Poliedro".

Competên​​​cia federal

A relatora do recurso no STJ, ministra Isabel Gallotti, afirmou que o TJSP, ao analisar a controvérsia, adentrou a análise da concessão da marca pelo INPI quando concluiu que o registro na autarquia federal não garantiria o uso exclusivo.

"Ocorre que aquela corte local, de jurisdição estadual, sequer tem competência para adentrar a referida matéria e desconstituir a marca, ou mesmo qualquer de seus atributos", declarou a relatora. Segundo ela, a competência para o julgamento dessa matéria é da Justiça Federal, com a necessária intervenção do INPI.

Uso ple​​no

A ministra lembrou que, com o reconhecimento da propriedade da marca, seu uso deve ser pleno, incluída a proteção aos direitos inerentes ao registro (exclusividade, territorialidade etc.). Estando vigente o registro da marca em nome da recorrente – acrescentou –, esta possui todos os respectivos direitos de propriedade.

Gallotti ressaltou que a discussão no processo não deve ser sobre a validade do termo "Poliedro" como marca, ou a força da marca, ou mesmo a correção da concessão pelo INPI, pois tais questões são reservadas unicamente à competência da Justiça Federal.

Segundo a ministra, a discussão é sobre o uso da marca registrada. Assim, afirmou, uma vez reconhecido que a recorrente é detentora da marca no INPI, torna-se inviável a sua desconstituição no processo que tramitou na Justiça estadual, devendo ser deferido o pedido para que a escola infantil se abstenha de utilizar o nome objeto da controvérsia como marca para designar serviços de ensino e educação.

Leia o acórdão.

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Esta notícia refere-se ao(s) processo(s):REsp 1393123

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Categoria: Notícias Mai 2020

ISSN 1981-1578

Editores: 

José Maria Tesheiner

(Prof. Dir. Proc. Civil PUC-RS Aposentado)

Mariângela Guerreiro Milhoranza da Rocha

Prof. da graduação em direito da IMED

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